“Waarom 'tofu' niet beschrijvend hoeft te zijn voor 'tofu'”

Win Yan Lam

Senior Associate

Waar denkt men aan wanneer China ter sprake komt in merkenrechtelijke discussies? Veelal handhavingsmoeilijkheden, trademark hijacking, of wellicht diefstal: problematiek waar Westerse rechthebbenden mee te kampen kunnen krijgen in China. 

De laatste jaren betreden echter ook steeds meer Chinese bedrijven de Europese markt. Het aantal door Chinese deposanten ingediende Europese merkaanvragen is sinds 2007 meer dan vertienvoudigd. Deze trend lijkt ook te kunnen verklaren waarom het aantal Europese merkdepots voor Chinese karakters zoals

alibaba(ALIBABA)

ping an(PING AN)

tencent(TENCENT)

substantieel is toegenomen in de afgelopen jaren.

Speelt in Europa de betekenis van de Chinese woorden/karakters waar dergelijke merken uit bestaan een rol bij de beoordeling op absolute gronden?

Figuratieve elementen

Volgens zijn richtlijnen beschouwt het EUIPO alle merken die bestaan uit "letters from non-EU alphabets"als beeldmerken. Het BBIE hanteert hetzelfde beleid. Dit betekent echter niet dat in Europa wordt miskend dat Chinese karaktermerken taalmerken zijn. Zowel het EUIPO als het BBIE kennen de Wenen-code "28.3 Inscriptions in Chinese or Japanese characters"toe aan Chinese karaktermerken. 

De betekenis van de betreffende Chinese woorden blijkt doorgaans echter niet te worden meegewogen. Zo overwoog de EUIPO oppositieafdeling in één van haar beslissingen bijvoorbeeld dat "letters in Chinese will not be pronounced by the relevant consumer as they will not be understood by the relevant public in the Community".

Het ligt voor de hand dat dezelfde benadering wordt toegepast in de registratieprocedure. Dit zou kunnen verklaren waarom bijvoorbeeld het merk 

tofu

dat bestaat uit de twee Chinese karakters voor 'tofu', niet is geweigerd op absolute gronden en als geldig EU merk is geaccepteerd voor "tahoe of tofoe"in klasse 29.

Is de huidige benadering houdbaar?

Chinese karaktermerken winnen steeds meer aan populariteit in Europa. Op dit moment wordt in de regel verondersteld dat het Europese publiek geen kennis heeft van de Chinese taal. Het uitgangspunt is daarom dat Chinese karakters als figuratieve elementen worden beschouwd. Met dit veronderstelde gebrek aan kennis van de Chinese taal kunnen eventuele bezwaren van beschrijvendheid terzijde worden geschoven. De interesse in China en de Chinese taal neemt echter hard toe in Europa. Zo is vanaf dit jaar Chinees voor het eerst een officieel eindexamenvak in Nederland en opende vorig jaar de eerste Chinees-Engelse school in Europa haar deuren. Het is daarom goed mogelijk dat de huidige benadering op termijn onhoudbaar zal worden.